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2D, 3D y el test de la función técnica

El Tribunal de Justicia se pronunciaba recientemente (Stcia. de 6 de marzo en los asuntos acumulados C-337/12P y C-340/12P ) sobre qué elementos son los que se den tener en cuenta a la hora de valorar la verdadera naturaleza de una marca y su adecuación a los requisitos absolutos.

La empresa Japonesa Yoshida Metal Industry Co. Ltd registró las marcas comunitarias gráficas nº 1371244 y nº 1372580 reproducidas más arriba para las clases 8  y 21 reivindicando cuchillos y utensilios de cocina.

Tres empresas (Pi-Design AG, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S) iniciaron una acción de nulidad en base al Art 7 (1) (e) (ii) del reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria, alegando que la forma de las marcas de Yoshida consistían en la forma necesaria para obtener un resultado técnico. En concreto se alegaba que los signos registrados reproducían las empuñaduras típicas de los cuchillos de Yoshida con una alineación de puntos cóncavos que tenían una función antideslizante y resaltaban, en apoyo de sus argumentos, la existencia de dos patentes a favor de Yoshida que reivindicaban precisamente la función antideslizante las protuberancias semiesféricas.

Yoshida se defendía de las acusaciones alegando que el motivo de rechazo de la “función técnica” no es aplicable a las marcas bidimensionales y que el examen de las marcas debía limitarse a la evaluación de los signos tal cual aparecían en el registro.

La División de Cancelación aceptó los argumentos de Yoshida pero la Sala de Recursos no y, canceló los signos aclarando que todas las marcas, independientemente de su naturaleza debían someterse al “test” de la función técnica. Los puntos negros del signo solicitado, para la Sala de Recursos, se correspondían con las protuberancias semiesféricas antideslizantes necesarias para obtener la función técnica del producto.

Yoshida apeló y el Tribunal General modificó parcialmente la decisión. Coincidía en que, efectivamente, todas las marcas deben pasar el test de la función técnica, pero consideró que la Sala de Recursos fue demasiado lejos al especular sobre lo que los signos registrados realmente representaban sin limitarse a analizar los signos per se sino que había analizado los productos tal y como se comercializaban.

El Tribunal de Justicia, al examinar el recurso de Pi-Design AG, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S, coincidió en que el artículo Art 7 (1) (e) (ii) del reglamento es aplicable independientemente de si el signo es bidimensional o tridimensional, sin embargo, (remitiéndose al caso 48/09 Lego Iuris vs Oami) recuerda en su sentencia que la identificación de las características esenciales de un signo no tienen por qué extraerse del sólo análisis visual del signo sino que se pueden tener en cuenta diferentes datos de los que se disponga. Es más añade que los examinadores y los tribunales, al examinar los motivos de cancelación, son libres de considerar cualquier material posterior a la fecha de solicitud en tanto en cuanto puedan ser de utilidad para determinar cuál era la situación en dicha fecha. En este caso, el Tribunal General considera que el uso actual que Yoshida realizaba sí debía tenerse en consideración para valorar la adecuación del signo al Reglamento.
 

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