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CHINA: ¿Un paso más?

China cuenta con una normativa, en materia de marcas, prima hermana a la de cualquier país europeo. No en vano, es firmante de los principales Tratados Int., incluyendo su adhesión al Arreglo de Madrid sobre Marca Internacional, al convenio de París y OMC y al Tratado de Niza sobre Clasificación de productos y servicios (si bien con importantes matizaciones de clasificación en subclases). El art. 28 de su Ley de Marcas prevé la denegación de una marca posterior por riesgo de confusión con otra anterior. Por tanto, la teoría parece clara y a la luz de un experto europeo de fácil aplicación por analogía. Ahora bien, el sistema se complica bajo el punto de vista de un examinador chino con costumbres y prácticas muy arraigadas en cuanto a la interpretación de los conceptos de imitación o copia, y más aún en el más subjetivo concepto de riesgo de confusión.

En este escenario se sitúa, cuatro años atrás, el caso que hoy nos ocupa.

El ciudadano chino FAN HUA (…) solicitó la siguiente marca (1) en China para proteger “azulejos, baldosas cerámicas, cemento, ladrillos para la construcción, granito, mármol"

La empresa azulejera española KERABEN tenía registrada desde 1999, a través de una Marca Internacional que designaba China, la marca que se reproduce junto a la del solicitante (2) para facilitar su “comparación”; diseño que fue creado a mediados de los 90 del siglo pasado, si bien en este caso se encontraba protegiendo productos de la clase 19 mediante un indeterminado “materiales de construcción no metálicos”. KERABEN ejerció su derecho de oposición al registro posterior en tiempo y forma y salvo por el molesto e imprevisible gasto en la defensa de sus derechos, la resolución favorable parecía cuestión de tiempo. A este convencimiento se unía el hecho de que simultáneamente, FAN HUA (…), había procedido de igual forma con 21 marcas, 4 de ellas del sector cerámico español y pertenecientes a empresas de la provincia de Castellón.

Cual no sería la sorpresa de KERABEN y por extensión de este despacho (que tuvo el incómodo papel de anunciarle la resolución) que, en primera instancia, la oposición había sido desestimada por no considerar que había riesgo de confusión ya que los productos “no eran similares” y la “similitud” del logo no era motivo suficiente ya que en el mercado chino no había un uso lo suficientemente intenso por parte de la empresa española ni se había demostrado la creación original de dicho logotipo. Tampoco se entendía como una actuación de mala fe el hecho de solicitar 4 marcas más de análogas características.

En el recurso ante el TRAB se tuvo que tirar de hemeroteca, asociaciones de fabricantes de azulejos (ASCER en particular), IVEX y Ferias en China de donde se dedujo que la participación coincidente de las 5 empresas azulejeras en una de ellas podría ser la causa de esta situación. A mayores, en lo que parecía ser la web de la empresa del solicitante, se presentaba como “socio comercial en China” de KERABEN lo cual ayudaba al planteamiento de un recurso en condiciones suficientes para revocar la resolución si bien los precedentes dejaban un amplio margen a la incertidumbre.

El TRAB acaba de pronunciarse reponiendo la situación a su estado “natural” pero con una argumentación que no convence del todo: entiende por un lado que sí existe riesgo de confusión por la “similitud” (aún conserva este término sin avanzar hacia el de identidad, mucho más acorde con la realidad) pero descarta tanto la mala fe como la existencia de un primigenio derecho de autor sobre el diseño de la marca a pesar de contar con las declaraciones de los creadores y la prueba de una cartera de marcas idénticas, desde hace años en más de 80 países.

Llegados a este punto nos preguntamos si nos encontramos ante una resolución aislada o si por el contrario parece que el concepto de “riesgo de confusión” se hace más laxo ante situaciones de ausencia de identidad, aunque con “similitudes” más que evidentes.

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