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El agotamiento internacional de los derechos de marca en EEUU: la sentencia OMEGA vs COSTCO (2015)

A principio del siglo XX los editores de una popular novela entonces en EEUU - The Castaway (El náufrago) - insertaron la siguiente advertencia en la primera página del libro: “el precio de venta de este libro es de 1$. Ningún comerciante está autorizado a venderlo a menor precio y la venta a menor precio será considerada como violación de copyright”. Unos grandes almacenes ignoraron la prohibición y fueron demandados por venderlo a 89 céntimos. En 1908, el Tribunal Supremo de los EEUU en su sentencia en el asunto Bobbs-Merrill Co. v. Straus resolvía el litigio confirmando que el comprador de un libro, una vez vendido por el titular del copyright, podrá venderlo de nuevo aunque no realizar una nueva edición del mismo. Quedaba así confirmada la first-sale doctrine o doctrina de la primera venta. 

Sin embargo la first-sale doctrine no resolvía el problema de qué hacer con aquellos productos que – producidos o vendidos fuera de EEUU con consentimiento del titular de los derechos – eran introducidos para su reventa en territorio nacional. ¿Tenía en esos casos el propietario del derecho la facultad de impedir su entrada y/o comercialización?. La jurisprudencia en sus primeros inicios discurría siempre por los mismos derroteros: los derechos de marca protegen a los consumidores y no a su titular (función identificadora del origen de la marca) por lo que sin duda un agotamiento internacional les genera más beneficios que perjuicios.

Sin embargo y a medida que la prosperidad del país – y la competencia – crecía, los tribunales fueron cambiando su lectura de los preceptos por una más literal en la cual parecía evidente que una norma de los Estados Unidos sólo se aplica a los actos cometidos en ese país.  Desde la Primera Guerra Mundial y con más intensidad en los años 20, las marcas aparecían ya como activos de la empresa muy importantes y por tanto merecedores de amparo judicial. De esta manera, el agotamiento perdió su vocación internacionalista y fue restringiéndose al ámbito doméstico, permitiéndose así el control de la entrada de productos que aunque fabricados y vendidos con el consentimiento del titular, no estaban destinados en origen a los EEUU. Las discusiones doctrinales y judiciales sobre las importaciones paralelas y la necesidad de proteger la inversión hecha por el titular de la marca en su publicidad y en sus redes de distribución alcanzan su apogeo tras la Segunda Guerra Mundial con la introducción de la regla de la diferencia material (toda diferencia entre los productos “nacionales” e “importados” se consideraba suficiente para impedir la entrada de estos en el país) que impedía que los importadores del mercado gris pudieran aprovecharse del esfuerzo realizado por el fabricante y sus distribuidores en la promoción del producto en EEUU. La doctrina sobrevivió de manera más o menos uniforme durante los siguientes 50 años.

La sorpresa la da el Tribunal Supremo en su decisión en el asunto Kirstaeng vs. Wiley & Sons (2013) en la que tras un exhaustivo análisis de las posiciones de las partes y las opiniones de los amicus curiae (son especialmente curiosas las presentadas por la asociación de bibliotecas de América y la de libreros de segunda mano, apelando a la libre circulación de ideas en la América de Franklin y Jefferson próceres que nutrían sus magras bibliotecas con obras adquiridas del extranjero y sin las cuales no podrían haber llegado a ser lo que fueron) confirma la first-sale doctrine y por tanto la vigencia del agotamiento internacional de derechos – en este caso – de autor en lo que respecta a Estados Unidos.

La sentencia ha tenido recientemente su confirmación en otro largo caso que enfrentaba al fabricante de relojes OMEGA y la conocida cadena de supermercados estadounidense low cost COSTCO.  En el asunto en cuestión, Omega demandaba en 2008 a COSTCO por comercializar 43 relojes del modelo Seamaster originales con origen en Marruecos que violaban el copyright existente sobre un grabado incorporado en cada reloj. Aunque la primera instancia determinó que era de aplicación la first-sale doctrine como excepción legítima del demandado, el tribunal de apelación anuló la sentencia en línea con la doctrina vigente hasta entonces. La casación confirmó la anulación pero cuando el asunto volvió a la primera instancia, el tribunal volvió a dar la razón a COSTCO pero esta vez por calificar de abuso de derecho la conducta de OMEGA. Para entonces la sentencia del TS en Kirstaeng (vid. supra) ya había sido dictada por lo que el tribunal de apelación no tuvo más remedio que confirmar la “resucitación” de la doctrina de la first-sale y confirmar que efectivamente OMEGA había abusado de su derecho de copyright.

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