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La acción por infracción ejercida por los licenciatarios: ¿Es necesario inscribir la licencia?

El Tribunal de Justicia ha puesto fin por sentencia de 4 de febrero (C-163/15 Youssef) a la controversia suscitada por algunos tribunales nacionales acerca de exigir a los licenciatarios de marcas, como requisito previo al ejercicio de defensa del título, la inscripción de la licencia en el registro.

La cuestión, planteada por el Tribunal Superior de Düsseldorf, ha sido objeto de discusión continua en los juzgados de marca comunitaria españoles, los cuales en 2009 modificaron su postura inicial de no exigencia a reclamar como requisito previo inexcusable la inscripción de la licencia ante la OAMI. Aunque no hay disposición concreta sobre el particular en el Reglamento sobre la marca comunitaria (RMC), los tribunales hasta la fecha, en lo que pudiera parecer una interpretación extensiva del conocido principio de oponibilidad registral (lo inscrito prevalece sobre lo no inscrito),  han venido dictaminando que el infractor solo puede conocer que lesiona el derecho de alguien, si ese derecho es públicamente conocido a través del registro (u ocasionalmente, mediante un requerimiento ad hoc).

En este sentido, el TJ nos aclara que el requisito de la inscripción y el principio de oponibilidad reconocido en el RMC se limita a los actos jurídicos sobre la marca como objeto de propiedad (a.e. un gravamen) pero que en lo que respecta al ejercicio de derechos por el titular de la marca o un tercero con su consentimiento para el uso (como es el licenciatario), el legislador comunitario no quiso en modo alguno restringir la defensa judicial del ius prohibendi.

Resulta paradójico a la vista de esta resolución que en materia de patentes por ejemplo, el legislador español en la ley 24/2015 de próxima entrada en vigor reconozca expresamente en su artículo 117 legitimación para defender la patente solo de quienes hayan inscrito su derecho en el Registro de Patentes. 

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