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Las figuras en miniatura de Lego se consolidan como marcas tridimensionales

Lego consigue que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestime las nulidades contra sus marcas tridimensionales correspondientes a las figuras en miniatura, concretamente la Marca Comunitaria 50450 y la 50518, abajo representadas.

El asunto en cuestión comenzó en el año 1996, momento en el que Lego solicitó los registros de las marcas comunitarias tridimensionales de referencia. Inicialmente la OAMI suspendió las solicitudes por estar incursas en las prohibiciones absolutas del artículo 7.1.b del Reglamento de Marca Comunitaria “Se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo”.

Después de varios escritos de alegaciones y tras conseguir demostrar la distintividad de las marcas adquirida por el uso, Lego logró levantar el suspenso concediendo la OAMI ambas marcas tridimensionales.

En el año 2011 Best Lock, competencia directa de Lego, presentó una acción de nulidad de las marcas tridimensionales de referencia, alegando que ambas debían ser anuladas por el artículo 7.1.e, i e ii, del Reglamento de Marca Comunitaria que dice concretamente:

“Se denegará el registro de los signos constituidos exclusivamente por:
   i) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto,
   ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico”

La división de anulaciones de la OAMI desestimó las solicitudes de nulidad y finalmente el asunto llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que mantiene la decisión de concesión.

Best Lock alegaba para cancelar las marcas la posibilidad de que el producto se ensamblara con otros bloques de construcción interconectables, de modo que la forma viene impuesta por su propia naturaleza, estando prohibida su protección por el artículo citado 7.1.e.i. Además, en su recurso añadía que dicho ensamblado y la combinación con otros bloques consisten en soluciones técnicas que no se pueden proteger por el 7.1.e.ii.El Tribunal desestima el recurso con la siguiente argumentación:

En primer lugar, en lo relativo a la alegación de que la forma del producto viene impuesta por su  propia naturaleza, el Tribunal la declara inadmisible, ya que  Best Lock  no fundamenta su alegación, ni razona en modo alguno por qué la marca consiste en la forma impuesta por la naturaleza del propio producto.

Respecto a que la forma del producto es necesaria para obtener un resultado técnico, el Tribunal General  señala que “no parece haber ningún resultado técnico vinculado a la forma de los elementos característicos de las figuras (cabeza, cuerpo, brazo y pierna) o que se desprenda de la misma, dado que dichos elementos no permiten, en todo caso, el ensamblaje con bloques de construcción interconectables.” Además, añade que la representación gráfica de los huecos en la planta de los pies, de la parte posterior de las piernas, de las manos y de la protuberancia en la cabeza no permite determinar, en sí misma, si dichos elementos tienen algún tipo de función técnica (como permitir su ensamblaje con otros elementos) ni, en su caso, cuál sería tal función, concluyendo que  las características de la forma de las figuras controvertidas no son necesarias para la obtención de un resultado técnico.

La prohibición del 7.1.e.iii del Reglamento de Marca Comunitaria

Resulta interesante esta sentencia dado que analiza el polémico artículo 7.1.e apartados uno y dos,  aplicable a la validez de las marcas tridimensionales, dejando claro que en este caso las marcas cumplen con estos requisitos esenciales para su registro.

Sin embargo, en la sentencia no se analiza el punto 7.1.e.iii que establece: “Se denegarán los signos constituidos exclusivamente por la forma que afecte al valor intrínseco del producto”. Esta prohibición es muy relevante en el ámbito del Diseño Industrial, ya que al amparo de las marcas tridimensionales, se pretende obtener una protección otorgada por una marca cuando el objeto es más propio de un Diseño.

Está prohibición absoluta en el asunto de Lego, no llegó a discutirse. Quizás la OAMI, en el momento que suspendió la tramitación de la solicitud por falta de carácter distintivo, no consideró que la marca estuviera constituida exclusivamente por la forma que afecta al valor intrínseco del producto. En este sentido, debemos tener en cuenta que en el momento de las solicitudes, en el 1996, las marcas de Lego serían de las primeras marcas tridimensionales que se solicitaron y la OAMI concedió éstas porque habían adquirido distintividad por el uso.

Respecto a las solicitudes de nulidad instadas por  Best Lock, únicamente se argumentan las prohibiciones del artículo 7.1.e, i y ii, sin solicitar la nulidad por el polémico e interpretativo punto iii.

Un ejemplo, en el sentido contrario, es el del caso T-508/08 del Tribunal General de la Unión Europea que supuso la denegación de la marca comunitaria tridimensional (3354371) solicitada por Bang & Olufsen consistente en la forma de un característico altavoz (Ver imagen).

En este caso el Tribunal General señaló que el fin último de la prohibición de acceso al registro de las formas meramente funcionales o que otorgan un valor sustancial al producto es evitar, que el derecho exclusivo y permanente que proporciona una marca, pueda servir para perturbar otros derechos que el legislador ha querido supeditar a “plazos de caducidad” pretendiendo evitar el monopolio sobre tales formas.

Además, en esta sentencia, se consideró acreditado que el diseño del altavoz es un elemento muy importante en la elección del consumidor, haciendo que el producto de que se trata sea más atractivo, aumentando así su valor, y por tanto considerando que la forma afecta al valor intrínseco del producto, confirmando la denegación de la marca tridimensional.

Diseños vs contra marcas tridimensionales

En mi opinión, en el asunto de Lego el solicitante de la nulidad debería haber intentado la nulidad en base al punto iii del artículo 7.1.e argumentando además, que el propio solicitante pretendía obtener la protección sobre un diseño, ya que él mismo registró en el año 1978 un diseño en Francia (125741), ya caducado, que consistía en la propia figura cuya protección ha obtenido como marca comunitaria tridimensional.

Curiosamente en el asunto de Lego y Bang Olufsen se dan circunstancias similares, ya que Bang Olufsen también es titular de diseños registrados del altavoz sobre el que pretendió obtener la protección como marca comunitaria tridimensional (entre otros, diseño de Benelux 67465, diseño francés 921347, en vigor hasta 2017)

Cuestiones sin respuesta

En el caso de Lego, ¿Estaríamos ante el registro de un diseño encubierto como marca tridimensional?, ¿la distintividad adquirida por el uso por parte de Lego, le otorga el derecho a ampliar la protección del producto como marca tridimensional cuando inicialmente fue un diseño?

Como hemos apuntado anteriormente la nulidad de la marca por el 7.1.e.iii es interpretativa y en las resoluciones del Tribunal no se valora si las marcas están constituidas exclusivamente por la forma que afecte al valor intrínseco del producto. En este sentido, hubiera sido interesante su valoración respecto a este punto.

La guerra de Lego

En cualquier caso, Lego ha conseguido mantener la protección de sus figuras como marcas tridimensionales comunitarias por lo que podrá exigir a cualquier tercero, como Best Lock que se anuncia como compatible con “otras marcas” (ver imagen), el cese en el uso de estas figuras, durante todo el tiempo que las mantenga en vigor y a pesar de que previamente las hubiera protegido como diseños. 

En este asunto Lego ha ganado la batalla a Best Lock. Sin embargo, en otro procedimiento anterior contra la empresa canadiense Mega Brands, Lego no consiguió la protección de su elemento más característico, la “ficha roja”. Fue el caso de la Marca Comunitaria tridimensional 107029 denegada para juguetes de construcción y que fue confirmada por el TJUE en el asunto C 48/09, por la prohibición absoluta del artículo 7.1.e.ii.  
 

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