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Las versiones en blanco y negro o en color de las marcas: Algunas cuestiones esenciales a considerar a la hora de renovar o resolicitar un registro

La Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos (EU-TMDN) ha publicado "la comunicación común acerca de la práctica común del alcance de la protección de las marcas en blanco y negro (B&W)".

Las cuestiones planteadas junto a nuestras reflexiones particulares son las siguientes:

¿puede mi marca en b/n impedir el registro de versiones posteriores en color?

Depende del papel que juegue el color en la marca novel. La existencia de color en la marca posterior puede introducir diferencias respecto la prioritaria evitando la existencia de identidad y por tanto obligando al titular más antiguo a probar riesgo de confusión entre los consumidores, tarea que no siempre es sencilla.

Reflexión: Si el color es un elemento característico de la marca y de su uso en el comercio SOLICITAR Y REGISTRAR la marca efectivamente utilizada a efectos de evitar problemas probatorios.

¿puedo reclamar prioridad de una marca en b/n si solicito una marca comunitaria idéntica pero en color? ¿Y viceversa?

De nuevo, depende del papel del color. Salvo que la nueva marca contenga una escala de grises o una gama de color/colores que tengan nula o escasa relevancia en la percepción del consumidor respecto la marca más antigua, no se reconocerá la prioridad. 

Reflexión: solo si el color va a ser relevante en el uso futuro es recomendable solicitar la marca en color. Recordemos que la prioridad supone una ventaja legal de seis meses que en algunos casos puede llegar a ser muy importante.

¿puede estar mi marca en desuso si, registrada en blanco y negro, vengo utilizándola exclusivamente en un color o colores determinados?

De forma general podemos afirmar que no salvo que el color pueda llegar a reconocerse por el público consumidor como uno de los principales factores que contribuyen al carácter distintivo global de la marca.

Reflexión: si el color está presente en la mente del consumidor SOLICITAR Y REGISTRAR. La marca debe analizarse en cualquier momento de su vida a partir del quinto año desde su concesión a efectos de evitar pérdidas de derechos.

A pesar de haber trazado unas líneas comunes, la nota no puede evitar la casuística propia del derecho de marcas que obliga a entender las anteriores recomendaciones como meras sugerencias sin valor legal. Si están interesados en analizar su cartera marcaria y las posibles consecuencias que este cambio en la política de registros pueda tener sobre ella no duden en contactarnos aquí.

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Agente de la Propiedad Industrial Colegiado