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Los Servicios de Intermediación de Registros de Dominio

El pasado 3 de mayo fueron publicadas las conclusiones de la abogado general, Sra. Trstenjak a la cuestión prejudicial formulada por la Cour d’appel de Bruselas en el seno de un procedimiento judicial referido a nombres de dominio bajo la extensión “.EU”.[1]

En el procedimiento de referencia se discute la validez de un registro de nombre de dominio bajo extensión “.EU” realizado a través (y a nombre de) un despacho de abogados belga pero a instancias de una sociedad domiciliada en EE.UU. El abogado general concluye que el procedimiento seguido por el despacho de abogados belga contraviene los principios generales de asignación de los nombres de dominio .EU.

El sistema de asignación del nivel .EU:

En el marco de las iniciativas adoptadas para impulsar la sociedad del conocimiento (iniciativa eEurope) durante el Consejo Europeo de Lisboa (23 y 24 de marzo de 2000) se acordó que una de las medidas para el desarrollo del comercio electrónico en la Unión era la creación de un nivel de nombre de dominio territorial que identificara a toda la UE en su conjunto. La regulación del nivel .EU quedará plasmada en los Reglamentos 733/2002 y 874/2004 [2] . En tanto en cuanto el propósito de esta reglamentación es la creación de un nivel propio de la UE, la exigencia básica a todos los solicitantes de un dominio .EU será el arraigo en cualquier estado perteneciente a la Unión. Esta es la piedra angular del razonamiento del abogado general en sus conclusiones.

Los hechos:

La sociedad americana Walsh Optical – titular del dominio “lensworld.com” y de la solicitud de marca en Benelux LENSWORLD – encomienda al despacho de abogados belga Bureau Gevers el registro durante la fase sunrise del nombre de dominio LENSWORLD.EU. Para solventar el problema de legitimación, ambas sociedades suscribieron un contrato de “licencia” por el cual formalmente el dominio era titularidad de la sociedad belga pero legalmente pertenecía a la estadounidense. [3]

También durante la fase sunrise, la sociedad belga Pie Optiek – la cual explota el sitio “lensworld.be” y es titular de la marca LENSWORLD en Benelux – solicitó el registro del dominio LENSWORLD.EU.

En la medida en que ambas empresas a priori satisfacían los requisitos de asignación, se aplicó el principio first to file, first to serve favorable a Walsh Optical [4]. Pie Optiek presenta contra ella una demanda ante los tribunales belgas por fraude en la solicitud del nombre de dominio. Ante las dudas interpretativas que suscita el asunto, la Corte de Apelación plantea cuestión prejudicial a Luxemburgo.

El razonamiento:

Como hemos señalado, el quid de la cuestión estriba en determinar si el procedimiento seguido por Walsh Optical, en la medida en que Bureau Gevers es una sociedad con domicilio y actividad en la Unión, satisface el requisito de legitimación para los nombres de dominio. El abogado general concluye que constituye un fraude por los siguientes motivos:

- La relación jurídica entre Walsh y Gevers si bien calificada formalmente como “contrato de licencia” constituye un verdadero contrato de servicios

- Las licencias de derechos de propiedad intelectual además de negar una acción por infracción al titular del derecho en perjuicio del licenciatario, conceden un derecho positivo de uso a este último de modo que conforme la mejor doctrina, la licencia ha de entenderse como una autorización de explotación y no una mera tolerancia

- En el asunto de autos y según declaró el despacho de abogados, el propósito de la licencia que le fue asignada sobre la marca Benelux LENSWORLD no era la explotación del signo sino registrar el dominio LENSWORLD.EU

- Este comportamiento de las partes constituye un acto fraudulento pues se acude a una figura contractual de modo formal para satisfacer un requisito esencial de la legislación cuando es obvio que la verdadera titular no tiene relación alguna con la Unión. Aceptar la validez de este subterfugio supondría desvirtuar los principios que inspiraron la creación del nivel .EU

 

Conclusión:

Las conclusiones del abogado general en este asunto han puesto de manifiesto la contradicción existente entre la realidad del mercado (las empresas extranjeras quieren segmentar su mercado a través de los distintos niveles territoriales sin que por ello deban extender su presencia offline) y la de la Unión Europea que con una normativa a nuestro juicio excesivamente restrictiva[5]  trata de proteger sus intereses (esencialmente fiscales) obligando de facto a esas empresas a asentarse físicamente en la Unión ya que es poco probable que puedan acreditar que tienen su centro de actividad principal en algún estado miembro cuando lo habitual es que estén domiciliadas exclusivamente en un país extranjero.

 

En nuestra opinión – aun cuando las conclusiones son inapelables y confiamos en que el fallo las confirme – la realidad del comercio electrónico demuestra que como siempre, los hechos se adelantan al derecho y soluciones que hace diez años pudieron ser óptimas, devienen ineficaces y carentes de incentivo.  

 

Autor: Jorge Oria Sousa-Montes

Abogado Asociado  Abril abogados

 

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