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RED BULL vs. OSBORNE: “TORO ROSSO” es compatible con “TORO”, ¿OLÉ?

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el asunto TORO ROSSO vs OSBORNE. El supuesto es el siguiente. Red Bull solicitó la marca internacional TORO ROSSO (denominativa) en clase 43, entre otras. Esta solicitud designaba, entre otros países, España y la Unión Europea. Durante la tramitación ante la OEPM acabó siendo denegada para la clase 43 por la oposición del Grupo Osborne, en base a su marca comunitaria prioritaria TORO (denominativa), registrada en clases 25, 32, 33 y 42 (hoy 43).

La compañía austriaca interpuso recurso y presentó una acción de cancelación por falta de uso contra la marca de Osborne ante la OAMI. El recurso se estimó concediéndose la marca internacional TORO ROSSO en clase 43. El Tribunal de instancia estimó que procedía la concesión de la marca TORO ROSSO porque la marca oponente (de Osborne) fue cancelada en diversas clases y entre ellas la clase 43 y aún perviviendo para bebidas energéticas y destilados.

Osborne interpone recurso ante el Tribunal Supremo alegando error del Tribunal de instancia ya que no tuvo en cuenta que los efectos de la cancelación de su marca eran posteriores (desde octubre de 2007)  a la fecha solicitud de Red Bull (enero de 2006) y, por tanto, debía haber considerado vigente la marca de Osborne en la fecha en la que Red Bull presentó su solicitud y haberla denegado.

El Tribunal Supremo admite el recurso y reconoce que el Tribunal de instancia erró, motivo por el cual anula la sentencia. Dada dicha anulación entra a conocer del fondo del asunto y sin perjuicio de considerar la marca previa de Osborne válida al tiempo en que Red Bull solicitó la suya, acaba reconociendo la compatibilidad de los signos enfrentados.

El Tribunal Supremo entendió que incluso habiendo coincidencia aplicativa es posible que terceros utilicen el signo TORO siempre que se utilice en un contexto denominativo o gráfico-denominativo que aporte suficiente distintividad con respecto a la marca prioritaria. En este caso, el Tribunal entiende que la inclusión del término ROSSO aporta la relevancia necesaria a la marca TORO ROSSO evitando el riesgo de confusión en los consumidores.

Si de por sí llama la atención el fallo del Tribunal, que considera los signos compatibles a pesar de coincidir en el término TORO, ser los dos denominativos y concurriendo identidad de clase, más sorprendente resulta la noticia si se tiene presente que el mismo Tribunal llegó a una conclusión completamente opuesta en su sentencia de 12 de abril de 2006, supuesto en el que consideró incompatible los signos TORO y TORO ROSSO (denominativa) para la clase 32, de las mismas compañías.

 

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