Los nombres de dominio representan un activo estratégico para las empresas dentro del entorno digital, siendo fundamentales no sólo para el desarrollo de su actividad sino también para construir una identidad propia. Es por ello que el procedimiento UDRP se configura como un mecanismo extrajudicial rápido y eficaz que protege a los titulares ante infracciones de marca utilizadas como nombres de dominio sin necesidad de acudir a un procedimiento judicial, ahorrando tiempo y costes.
Si bien muchos casos se refieren a estafadores o fraudes como el phishing, también se dan situaciones derivadas de conflictos marcarios entre competidores, donde resulta preceptivo realizar un análisis pormenorizado del asunto atendiendo a las distintas jurisdicciones e instancias en las que éste se desarrolla.
Recientemente nos enfrentábamos a un caso donde un tercero, pese a no haber podido registrar varias marcas por oposición de un cliente en la EUIPO, utilizaba un nombre de dominio que reproducía íntegramente la marca anterior del cliente para redirigir a su propio negocio. Esto a priori no supondría demasiado conflicto con las resoluciones de la EUIPO en la mano, pero nos encontrábamos, por un lado, con que el tercero había registrado la marca en una jurisdicción (Australia) donde el cliente no tenía registros marcarios para oponerse; y, por otro lado, que la fecha de registro del dominio era anterior a las marcas del cliente.
Pues bien, la OMPI ha resuelto (Caso nº D2026-1216, <beautyinandout.com>) que el hecho de que el titular del nombre de dominio controvertido cuente con un registro marcario no implica automáticamente que éste goce de un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. Y es que, en un procedimiento UDRP en el que la mala fe es piedra angular, la relación de hechos de la disputa entre las partes es decisiva.
La OMPI valoró como factores indiciarios de mala fe en el uso y ausencia de derechos o intereses legítimos que el nombre de dominio se utilizara para redirigir a otra web del contrario donde no aparece la marca prioritaria, que el registro australiano se llevara a cabo con posterioridad al conflicto en la EUIPO y que su marca registrada no estuviera siendo objeto de un uso efectivo ni siquiera en Australia.
En cuanto a la fecha de registro del dominio, la OMPI estimó que, pese a que la información disponible en Whois fechara el registro en 2012, lo cierto es que el contrario no lo adquirió hasta años más tarde, con posterioridad a perder los procedimientos de oposición en la EUIPO. Para ello fue fundamental aportar evidencias del uso del dominio a lo largo de los años por terceros.
Así, la OMPI apreció mala fe del contrario tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio y ordenó la transferencia del dominio estimando la demanda.
Este asunto revela una vez más la importancia de llevar a cabo un estudio del caso con un enfoque global, atendiendo a la trayectoria del cliente y tratando de ir más allá en la protección de sus activos intangibles.
Jorge Díaz Rodríguez
Abogado
