El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo tiene claro, no cabe alegar prescripción por tolerancia en acciones de nulidad por mala fe, aun cuando el solicitante de la nulidad, fuera conocedor de la existencia de mala fe en el momento del envío de un requerimiento, en el que amenazara al titular de la marca impugnada con interponer una acción de nulidad en base a motivos relativos, en un plazo coincidente con el de la prescripción de la acción por tolerancia de uso.
El pasado 30 de abril de 2024 el TJUE recibió dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante, surgidas en el seno de un procedimiento que enfrenta a dos empresas de la industria cárnica: Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A. U., (“Sánchez Romero Carvajal”) y Embutidos Monells, S. A., (“Embutidos Monells”).
En este contexto, Sánchez Romero Carvajal es titular de las marcas de la Unión Europea “5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. DESDE 1879” y “5J” , solicitadas en Clase 29 para productos cárnicos en los años en 1999 y 2010, registradas en 2006 y 2015 respectivamente.
Por su parte, Embutidos Monells es titular de las marcas en España “5Ms” y “5Ps” ambas registradas en 2012, para productos comprendidos en la Clase 29.
En 2016, Sánchez Romero Carvajal envió un requerimiento a Embutidos Monells para que, entre otras cosas, renunciara al registro de las marcas “5Ms” y “5Ps”, indicando que podía ejercitarse una acción de nulidad respecto a dichas marcas, antes del 28 de febrero de 2017 y antes del 18 de marzo de 2017 respectivamente (fechas en las que prescribiría la acción de nulidad por tolerancia de uso).
A finales de 2021, Sánchez Romero Carvajal, ejercitó ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante una acción por violación de marca en base al artículo 59 del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (“RMUE”) contra Embutidos Monells, a fin de obtener la nulidad de las marcas mencionadas, por considerar que esta sociedad había actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de las marcas “5Ms” y “5Ps”, ya que conocía el renombre de las marcas “5J” titularidad de Sánchez Romero Carvajal. Por su parte, Embutidos Monells alegó que dicha acción había prescrito ya que el registro de las marcas impugnadas era de 2012, que Sánchez Romero Carvajal había tolerado largamente su uso y que los plazos indicados en el requerimiento remitido por esta última para el ejercicio de la acción de nulidad ya habían transcurrido.
En estas circunstancias, el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE dos cuestiones prejudiciales en relación al efecto que tiene expresar en un requerimiento el plazo para ejercitar una acción de nulidad y si dicha parte queda sujeta a dicho plazo, al haber generado en la otra parte la sensación de que una vez transcurrido el mismo, no se iniciaría ninguna acción judicial.
Según afirma el Alto Tribunal de la UE, del tenor del artículo 9, apartado 1 de la Directiva 2008/95, se desprende que el plazo de prescripción que en él se establece, no se aplica en dos supuestos:
- Cuando no se haya constatado la tolerancia del titular de la marca anterior o, en cualquier caso, tal tolerancia no se haya constatado por un período de cinco años consecutivos;
- Cuando el titular de la marca posterior hubiese actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de dicha marca.
En este punto, cobra especial relevancia el hecho de que el Juzgado nacional ha tenido por acreditada la mala fe de Embutidos Monells a la hora de solicitar las marcas impugnadas, por ser conocedora del renombre del que gozaban las marcas 5J de Sánchez Romero Carvajal en el momento de la solicitud.
Teniendo en cuenta lo anterior, afirma el TJUE que la mala fe constituye una causa de nulidad absoluta, por lo que, cuando una acción de nulidad se fundamenta en ella, el titular de la marca impugnada no puede alegar la prescripción de la acción de nulidad por tolerancia, a pesar de que el momento de envío de un requerimiento, el titular de la marca anterior dispusiera de todos los elementos necesarios para considerar que esa solicitud de registro se había efectuado de mala fe.
Sara de Toledo
Abogada
